Paolo Beconcini
Berater
Dr. Paolo Beconcini ist Consultant in unserer Intellectual Property and Technology Praxisgruppe in Los Angeles. Er berät Unternehmen, die rechtliche Hilfsmittel in China gegen Markenrechtsverletzer suchen, unterstützt sie mit Ratschlägen zu den rechtlichen Umständen, der notwendigen Beweiseinholung und navigiert ihre Fälle durch das chinesische Rechtssystem.
Als gefragter Experte von IP-Durchsetzung in China betreut Paolo Beconcini Marken-, Copyright- und Patentportfolios europäischer und amerikanischer Mandanten, konzipiert und implementiert IP Prozessstrategien und erscheint regelmäßig vor chinesischen Gerichten und nimmt an Razzien bei lokalen Fälschern teil. Seine Erfolge in Patentverletzungsverfahren umfassen unter anderem einen grundlegenden Fall, der von mehreren IP Fachblättern als „Fall des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Er führt Ermittlungsteams, die Beweise bezüglich Fälscheraktivitäten insbesondere in Chinas Auto- und Maschinenbauindustrie sowie der Mode- und Konsumgüterindustrie einholen.
Er wird regelmäßig als Sprecher auf Konferenzen im wachsenden Gebiet des chinesischen gewerblichen Rechtsschutzes eingeladen und ist aktiv in Projekte involviert, unter anderem trainiert er chinesische Beamten zur Marken- und Patentdurchsetzung. Paolo Beconcini wird regelmäßig von Medien weltweit zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes in China befragt, zu denen u.a. The Wall Street Journal, CNN, BBC, The Time, Bloomberg, La Tribune and Il Sole24 Ore zählen.
In China, wo der gewerbliche Rechtsschutz oft verschiedene Kulturen betrifft, hilft seine Sprachkenntnis (fünf Sprachen, darunter Mandarin) ihm dabei, über internationale Grenzen zu navigieren, was bei seinen Mandanten großes Vertrauen weckt. Paolo Beconcini repräsentiert amerikanische und europäische Mandanten bei den unzähligen interkulturellen Herausforderungen – legaler, kommerzieller oder politischer Natur – die Patente und Marken gefährden.
Patentverletzung
- Vertretung eines US-Herstellers von Freizeitmöbeln in grenzübergreifendem Prozess gegen einen US Konkurrenten und dessen chinesischen Zulieferer. Der Fall betrifft die Verletzung der Geschmacksmusterrechte der Mandantin und erstreckt sich auf mehrere Parteien über zwei Klageverfahren hinweg. Der Fall ist noch anhängig.
- Vertretung eines amerikanischen Autoherstellers in der Untersuchung der Verletzung eines Geschmacksmusters bezüglich des äußeren Designs eines Nutzfahrzeugs durch einen chinesischen Konkurrenten sowie anschließende Durchsetzung der Rechte der Mandantin.
- Neoplan v. Zonda – Als das preisgekrönte Design einer Mandantin für ihren Luxusbus von einem chinesischen Konkurrenten kopiert wurde, hat sein Team notwendige Beweise gesammelt, erfolgreich fünf Patentnichtigkeitsklagen abgewehrt und die hohe Präsenz des Falls in den Medien geleitet, was letztendlich zu einer Entschädigung von 2,5 Millionen Euro für die Mandantin geführt hat. Der Fall wurde von mehreren internationalen Fachblättern in 2009 als „Fall des Jahres“ gekürt.
- Harting & Co. KG v. Sibas – Das Patent für einen erfolgreichen elektronischen Anschluss wurde von einem chinesischen Unternehmen kopiert, welches zur Zeit der Verletzung von einem amerikanischen Konkurrenten der deutschen Mandantin aufgekauft werden sollte. Diese Umstände haben die Marktstellung der Mandantin aufs Spiel gesetzt. Das Team hat solide Beweise der Verletzung und des illegalen Umsatzes des Verletzers eingeholt. Vor Gericht hat das Team Schwierigkeiten überwunden, die durch den unklaren Entwurf des Patents sowie die Notwendigkeit mehrerer komplexer Verletzungstheorien, u.a. die „exklusive funktionelle Beziehung“ elektronischer Komponenten, entstanden sind. Das Gericht in Shanghai entschied zu Gunsten der Mandantin die Verletzung einzustellen und gewährte Schadensersatz. Das Ergebnis hat auch Einfluss auf die Entscheidung des amerikanischen Konkurrenten genommen, die Übernahmepläne zu überdenken, was die Marktstellung der Mandantin letztendlich gestärkt hat.
Markenverletzung/Produktfälschung/Copyright
- Vertretung eines deutschen Chemieunternehmens in einem Markendurchsetzungsverfahren in Südchina. Der Disput betrifft die illegale Aneignung der Marken und Geschäftsgeheimnisse der Mandantin durch einen ehemaligen Vertriebshändler. Verfahren anhängig.
- Erfolgreiche Razzien in über 18 Fabriken und Warenhäusern in China mit einem Warenbestand von über 10.000 gefälschten Autoteilen eines berühmten europäischen Autoherstellers in 2017. Zwei Straf- und Zivilverfahren anhängig, sowie anschließende Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aufgrund der Schwere der Rechtsverletzung.
- Erfolgreiche Razzien mit mehr als 17.000 konfiszierten Fälschungen von Schuhen einer italienischen Schuhmarke in 2017. Drei dieser Fälle wurden bereits mit einem erfolgreichen Strafverfahren und der Verurteilung der Verletzer beendet. In einem weiteren Fall wurden der Mandantin 30.000 Euro Schadensersatz von einem Gericht in Südchina zugesprochen.
- Vertretung eines amerikanisch-schweizerischen Telekommunikationsunternehmens in einem komplexen, grenzübergreifenden Verletzungsverfahren bezüglich urheberrechtlich geschützter Software zur Verschlüsselung von mobiler Kommunikation. Der Fall wird in China und Singapur verhandelt und ist noch anhängig.
- Grundsatzentscheidung in einem Urheberrechtsverfahren in Shenzhen bezüglich des Schutzes der äußeren Form einer Handtasche einer italienischen Modemarke. Im Klageverfahren wurde der urheberrechtliche Schutz von dreidimensionalen Zeichnungen einer Handtasche bestätigt.
- Produktfälschung in der Fahrzeugindustrie – Nach der erfolgreichen Planung und Durchführung einer Razzia und Beschlagnahmung von 4.000 gefälschten Radfelgen mit einem Wert von über 1 Million Dollar, hat sein Team parallele zivil- und strafrechtliche Verfahren im Namen einer großen Mandantin der Fahrzeugindustrie gegen eine Fälscheroperation in der kleinen chinesischen Stadt Huangshi eingeleitet. Der Verletzer, welcher großen Einfluss in der Stadt hatte, hat Druck auf die lokalen Behörden ausgeübt, um als Gegenzug für die Vernichtung der gefälschten Produkte straffrei davon zu kommen. Es wurde jedoch entschieden, die strafrechtliche Haftung sowie Schadensersatz zu verfolgen. Trotz mehrerer Hindernisse vor Gericht – u.a. die Notwendigkeit, die Berühmtheit der Marke sowie den illegalen Profit des Verletzers zu beweisen – hat sich der Verletzer letztendlich zu einer Einigung und der Zahlung von Schadensersatz in voller Höhe bereit erklärt.
- Furla SpA – Paolo Beconcinis Team organisierte und leitete im Namen der Mandantin Furla eine Razzia und anschließende Beschlagnahmung von gefälschten Handtaschen im Wert von über 3 Millionen Dollar. Gestützt auf die starke Kompetenz bei der Beweiseinholung und die guten Beziehungen zu lokalen Vollstreckungsbehörden gelang es dem Team, den Arrest von fünf Verletzern gefolgt von langen Haftstrafen zu erreichen. Eine Zivilklage zur Eintreibung des entstandenen Schadens durch die Verletzer und deren Gehilfen – Eigentümer der Fabriken und Warenhäuser, die in die Verletzung involviert waren – wird noch abgewägt.
Studium
- Universität Florenz, LL.M.
- Universität Florenz, B.A.
- Universität von Südkalifornien, LL.M.
Sprachen
- Englisch
- Deutsch
- Italienisch
- Mandarin
- Spanisch
- “Anti-counterfeiting consultant” der Interpol Illicit Trafficking and Anti-Counterfeiting Division
- Berater der italienischen Zollpolizei bei Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes in China.
- Berater der Dänischen Patent- und Markenbehörde bei Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes in China
- Berater für den EU China IPR SME Desk
Vorträge und Reden
- Vortragender, “The Power of Design”, INTA 2018, London, Oktober 26 & 27, 2018.
- Vortragender, “IPR Protection in China”, Association of Corporate Counsel APAC region, September 12, 2017.
- Vortragender, “IPR Protection in China”, Meeting of the Association of Corporate Counsel of Orange County, California, August 19, 2017.
- Vortragender, “IPR Protection in China”, Meeting of the Association of Corporate Counsel of Los Angeles, August 17, 2017.
- Vortragender, “IP Rights Enforcement in China,” Dutch Embassy and the Benelux Chamber of Commerce, Beijing, Oktober 26, 2015.
- Vortragender, "China Update on Trademarks – Developments in Law and Practice," Danish Patent and Trademark Office, Taastrup, Denmark, Oktober 8, 2015.
- Vortragender, "Trademark Enforcement – How to Succeed in China," International Chamber of Commerce, Paris, Oktober 5, 2015.
- Vortragender, “Fighting Machine Copiers in China,” German Association of Mechanic Industries, Beijing, September 25, 2015.
- Co-Vortragender, "Product Liability in the New Consumer-Centered China," The AmCham China, Beijing, China, September 16, 2015.
- Vortragender, “China IP Protection,” Luxury Law Summit, London, May 2015.
- Trainer, “Police Operation Real 3 – Training and Build Up session,” Interpol Operational Training, South Korea, April 21-23, 2015.
- Vortragender, “Counterfeiting from the East,” Barzano & Zanardo’s Biennial Conference, Vicenza, November 19, 2014.
- Vortragender, “Trademark Opposition system in China in light of the new Trademark Act of May 1, 2014,” The International Trademark Association (INTA) Roundtable, Vicenza, November 18, 2014.
- Vortragender, “Enhancing and Protecting Brand Value in the Global Marketplace,” Bucerius IP Conference 2014, Hamburg, Oktober 2, 2014.
- Vortragender, Luxury Law Summit 2014, organisiert von der New York Times, Herald Tribune and Global Legal Post, London, Mai 21-23, 2014.
- Vortragender, Fashion Law Symposium, University of California, Hastings College of Law, San Francisco, Februar 28, 2014.
- Vortragender, “IP Protection for SME's in China,” Benelux Handelskammer, Beijing, China, Oktober 24, 2013.
- Vortragender, “China brand protection,” Luxury Law Summit 2013, organisiert von der New York Times, Herald Tribune und Global Legal Post, London, Mai 22-23, 2013.
- Vortragender, Product Liability Conference, British Institute for International Comparative Law, London, Mai 21, 2013.
- Lecturer, “China IP Law,” University of California, Hastings College of Law, San Francisco, März 2013.
- Vortragender, Global IP Summit Convention 2013, Bengaluru, India, Januar 23-30, 2013.
Veröffentlichungen
- Co-Autor, “Design Rights: Functionality and Scope of Protection”, Wolters Kluwer, September 2017.Co-Autor, “Trade Secret Protection in China: Lack of Regulation or Know-How Mismanagement?” IP Licensing Journal, Wolters Kluwer, Vol.36, no.3, March 2016.
- Co-Autor, “Potential Threats Behind a Joint Patent Application in China – Caveats for Foreign High-Tech Companies Dealing with Chinese Research Institutes,” Legal Studio – Lexis Nexis, March 9, 2016.
- Autor, “Trademarks anti-counterfeiting in China: Corrupted Enforcement Officials and the Role of Foreign Brands,” IP Frontline, Januar 27, 2016.
- Co-Autor, “New Chinese Advertising Law: A New Weapon Against Counterfeiting,” Legal Studio – Lexis Nexis, September 15, 2015.
- Co-Autor, “The Final Impression Counts: Seeking Common Ground in the Design Patent Infringement Analysis,” Journal of the Patent and Trademark Office Society, September 2015.
- Co-Autor, “The Rise of Counterfeit Alcohol in China,” Asia IP, April 2015.
- Autor, “Improving Administrative Enforcement Efficiency in China: The Latest SIPO Draft on Patent Administrative Enforcement Rules and Its Effects on ECommerce,” The Licensing Journal, April 2015.
- Autor, “Napoleonic Warfare and IP Protection in China,” Mondaq.com, März 11, 2015.
- Co-Autor, “Counterfeit Alcohol – Coming Soon to a Glass Near You?” IP Frontline, Februar 19, 2015, und Mondaq.com, März 4, 2015.
- Autor, “The Role of Trademark Opposition in the Protection of Brands in China in Light of the New Trademark Law,” IP Litigator, Januar/Februar 2015.
- Autor, “How To Protect IP When Selling TV Formats To China,” Law360, Oktober 6, 2014.
- Autor, “Online Marketplaces’ Liability for Counterfeiting: a Comparative Overview of the American, European, and Chinese Legal Systems,” IP Litigator, September/Oktober 2014.
- Co-Autor, “ECommerce Platforms as Nests for Counterfeiters,” IP Frontline, August 12, 2014.
- Autor, "A Look at Proposed Changes to Chinese Copyright Law," Law360, August 4, 2014.
- Autor, “An End to Trademark Grabbing and Trademark Troll in China,” The Licensing Journal, May 2014.
- Autor, "A Look at Proposed Changes to Chinese Copyright Law," Law360, August 4, 2014.
- Autor, “An End to Trademark Grabbing and Trademark Troll in China,” The Licensing Journal, Mai 2014.
- Autor, “Trademark Counterfeiting in China and Manufacturers’ Product Liability Worldwide,” IP Litigator, Vol. 20 No. 2, March/April 2014 – Wolters Kluwer, April 2014.
- Autor, “Brand Protection and the New China Trademark Law,” IP Litigator, Vol. 20 No. 1, Januar/Februar 2014 – Wolters Kluwer, February 2014.
- Autor, “Trademark Counterfeiting in China and Manufacturers' Product Liability Worldwide,” Global Legal Post, Februar 7, 2014.
- Autor, “Protecting Against Online Counterfeiting,” The Licensing Journal, Vol. 34, No. 1 – Wolters Kluwer, Januar 2014.
- Co-Autor, “Protection of Pattern Trademarks from NonUse Cancellation In China,” IP Frontline, Januar 21, 2014.
- Autor, “How Insurers Can Recover Domestic Product Liability Losses For Products Manufactured In China,” Mondaq, Dezember 11, 2013.
- Autor, “Are Chinese OEM's Still Copying Western Car Design?” Automotive Megatrends, Dezember 2013.
- Autor, “Patent Protection and Enforcement in China,” The Economist, Special Report, November 19, 2013.
- Autor, “An End to Trademark Grabbing?” Global Legal Post, Oktober 21, 2013.
- Autor, “Waste Disposal in China: IP, Product Liability Strategies,” Law360, September 18, 2013.
- Autor, “AQSIQ, a New Anticounterfeiting Star in China?”, Global Legal Post, August 12, 2013.
- Autor, “Working with Taobao Against Fakes,” Global Legal Post, August 15, 2013.
- Autor, “Auto Brands Must Confront Counterfeiting in China,” Automotive World, Januar 3, 2013.